Amici parlano a Rosen nella sfida En Banc al CAFC

"L'AIPLA ha avvertito che il cambiamento del quadro esistente 'causerebbe una significativa incertezza in un settore impegnativo del diritto sui brevetti di design che ha funzionato ragionevolmente bene per oltre 40 anni.'"

Questa settimana, 10 amici sono intervenuti presso la Corte d'Appello del Circuito Federale (CAFC) degli Stati Uniti in una rara revisione en banc della decisione della corte del gennaio 2023 nel caso LKQ Corporation contro GM Global Technology Operations. Tale decisione confermava una sentenza del Patent Trial and Appeal Board (PTAB) secondo cui LKQ non era riuscita a dimostrare con una preponderanza di prove che il brevetto di design di GM fosse stato previsto o sarebbe stato ovvio.

Il ricorso en banc chiede alla CAFC di considerare le seguenti due questioni:

“1. Se l’approccio rigido alla valutazione dell’ovvietà dei progetti ai sensi di In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) e Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed Cir. 1996) sia coerente con l'interpretazione della Corte Suprema del 35 USC § 103 nel caso KSR Int'l Co. contro Teleflex, Inc., 550 US 398 (2007); E

2. Quale standard, coerente con KSR e 35 USC §171, dovrebbe sostituire l'attuale requisito secondo cui un contendente di brevetto identifica un riferimento primario che è sostanzialmente lo stesso del disegno rivendicato come prerequisito per valutare l'ovvietà e l'ulteriore limitazione che consente la modifica del riferimento primario solo se esiste un riferimento secondario che è “talmente correlato” al riferimento primario che la comparsa di certi elementi ornamentali in uno suggerirebbe l’applicazione di tali elementi all’altro”.

Il cosiddetto test Rosen-Durling richiede che, in primo luogo, ai sensi di In re Rosen (CCPA, 1982), i tribunali identifichino un riferimento di arte anteriore “le cui caratteristiche di progettazione sono sostanzialmente le stesse del modello rivendicato”. Successivamente, nel caso Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir., 1996)), se tale riferimento viene identificato, il tribunale valuta se può essere modificato sulla base di altri riferimenti emergenti con "lo stesso aspetto visivo generale del disegno rivendicato".

LKQ ha sostenuto nella sua petizione per una nuova udienza en banc a marzo che la CAFC e il tribunale che l'ha preceduta hanno applicato un "approccio rigido" per determinare l'ovvietà dei brevetti di design per 40 anni, e che la sentenza della Corte Suprema del 2007 nel caso KSR International contro Teleflex, Inc. ha espressamente respinto tale approccio.

Il Circuito Federale alla fine ha affermato nella sua decisione di gennaio che “[noi], come collegio, non possiamo annullare la decisione di Rosen o Durling senza una chiara direttiva da parte della Corte Suprema”. Ma a giugno, il tribunale ha concesso la revisione en banc.

Sei delle 10 memorie depositate lunedì sostengono LKQ, mentre quattro sono state depositate a sostegno di nessuna delle parti. Le memorie dell'Amicus a sostegno di GM dovranno essere presentate entro il 12 ottobre 2023.

L'American Intellectual Property Law Association (AIPLA), non sostenendo nessuna delle parti, ha affermato che "il quadro Rosen-Durling per la valutazione della non ovvietà nel contesto dei brevetti di design è conforme ai principi di KSR fornendo un approccio espansivo e flessibile che lascia ampio spazio ai factfinder per esercitare il buon senso, la logica e il buon giudizio”. L’AIPLA ha avvertito che il cambiamento del quadro esistente “causerebbe una significativa incertezza in un’area complessa della legge sui brevetti di design che funziona abbastanza bene da oltre 40 anni”.

Indicando le origini dell’approccio KSR all’ovvietà, l’AIPLA ha spiegato che nulla nel KSR prevale o abroga il test di Rosen-Durling. La Corte Suprema nel caso KSR ha osservato che "le regole e i quadri analitici strutturati non sono problematici di per sé, ma lo diventano piuttosto solo quando" negano ai factfinder il ricorso al buon senso "."

Allo stesso modo, la memoria degli Stati Uniti chiede alla corte di mantenere sostanzialmente il quadro Rosen-Durling, ma di chiarire il quadro per sostituire "la terminologia 'sostanzialmente la stessa' di Rosen con un linguaggio che indirizzi l'esaminatore o altro indagatore a indagare se esiste un punto di partenza adeguato o un riferimento di base avente sostanzialmente un effetto visivo complessivo simile a quello del disegno o modello rivendicato."